哈佛商业评论：如何把你的科学变成商业？

2023-03-09 15:22:49, 青白视角 Aggie

科学家将一项新技术成功商业化，通常取决于对关键资产或能力的独占所有权。但是为了创造技术本身，过程中创新者需要从许多不同的地方汲取知识......那么如何来平衡这种内在固有的矛盾，如何避免创业过程中潜在且致命的知识产权陷阱？以下分享一篇2014年11月发表的哈佛商业评论，文中作者列举了丰富的产业案例，深刻分析了一项技术在产业转化过程中常见的七大知识产权陷阱，并提供了非常有价值的回避策略。

以下，Enjoy：

成年人体内平均含有约40 升水来支持其新陈代谢过程。由于皮肤受损，烧伤患者每天可能流失近 37 升水。烧伤患者的传统治疗包括痛苦的手术和一系列令人精疲力竭的后续手术。Lynn Allen-Hoffmann 目睹了一名严重烧伤农民的手术后，发誓要找到帮助这些患者的方法。她进行了十年的研究并进行了 1,000 多次实验，并于 1999 年获得了一种源自正常组织细胞系的皮肤替代品的专利。Allen-Hoffmann 现在是 Stratatech 公司的首席执行官兼首席科学官，该公司开发用于治疗和研究受损皮肤替代品。该公司拥有 20 多项美国和全球专利，并于 2013 年 7 月从美国卫生与公共服务部获得了价值 4700 万美元的合同，以完成其旗舰产品 StrataGraft 皮肤组织产品的 FDA 审批程序。接受 StrataGraft 治疗的烧伤患者的未来前景充满希望：在一项临床试验中，20 名患者中有 19 名在接受该新技术治疗后避免了痛苦的后续手术。

这是一个伟大的故事：一位科学家做出了一项发现，然后成立了一家公司，从中创造出一种创新产品。但并非所有的科学努力都从发现或发明到商业化进展得如此顺利。

将 Allen-Hoffmann 的经历与当今大多数汽车上使用的间歇式挡风玻璃刮水器的发明者 Robert Kearns 的经历进行比较。Kearns 为一项他在 1960 年代设计、创造并获得专利的技术奋斗了近 30 年才获得认可和经济奖励。一开始，卡恩斯明白他的发明的商业意义，他试图将这项技术卖给克莱斯勒和福特。他被拒绝了。然后在 1969 年，福特推出了一款配备间歇式雨刷器的汽车，其他汽车制造商很快在 1970 年代效仿。Kearns 惊讶地看到外国汽车上也有雨刷器，他拆解了儿子从当地梅赛德斯经销商处购买的雨刷系统，发现其中包含的技术与他开发并获得专利的技术完全相同。由此他起诉了。尽管获得了专利，但Kearns 不得不努力争取从他的发明中获得任何经济回报。克莱斯勒和福特争辩说，Kearns 没有发明任何新部件，任何专家都可以轻松地重复Kearns 所做的改进。因此，在他们看来，这项发明是“显而易见的”，这意味着他的专利无效。法院最终支持了卡恩斯，他最终从克莱斯勒获得了 3000 万美元，从福特获得了 1000 万美元，但这个过程花费了大量的时间和精力，而且回报远低于应用于数百万辆机动汽车的技术应有的回报。

在本文中，我们将探讨七种常见的知识产权陷阱并提供避免它们的策略。

固有的矛盾

实际情况并不乐观。Kearns 的经历更为普遍。根据美国专利商标局和世界知识产权组织的数据，2013 年仅美国就授予了约 28 万项专利，全球授予了近 100 万项。但其中只有约 10% 会产生商业利益。即使他们这样做了，也不会太多：平均而言，专利的收入低于获得专利的成本。

在很大程度上，这种令人沮丧的事态可以用商业表现和科学努力之间固有的矛盾来解释。新技术的商业成功通常取决于对关键资产或能力的独占所有权。另一方面，科学突破取决于思想的公开交流和从多种来源汲取知识的能力。除非能够解决这种固有的紧张关系，否则突破性发现将无法成功商业化，也可能无法发挥其全部潜力。

为了解如何应对紧张局势，我们对威斯康星校友研究基金会（威斯康星大学技术转移办公室 (TTO)）的 1,000 多项发明进行了全面分析。我们与 TTO 的高级领导 Carl Gulbrandsen 和 Michael Falk 合作，采访了该组织的知识产权经理、许可经理、法律顾问、合同经理和其他员工，通过会议等获得了有关如何评估发明的商业潜力的第一手资料。

从这项研究中，我们能够确定粗心的发明者（个人和公司等）会掉入的七种常见的知识产权陷阱。从社会的角度来看，这些陷阱尤其令人不安：它们通常会阻碍有前途发明的开发，而这些发明可能会改善世界各地人民的福祉。在接下来的文章中，我们将描述这些陷阱，并提供已经过验证的、可避免这些陷阱的策略。当然，这些策略与科学家最为相关，各类创新者将受益于更清楚地了解如何管理知识产权，并帮助他们从发明中获得更多的收益。

陷阱一：公开披露

大多数发明家都迫不及待地想向全世界宣布他们的发现。其他人实际上被迫这样做——对于学者来说，出版是研究过程的核心。不幸的是，公开披露通常会阻止发明家为其发明申请专利，伦敦帝国理工学院教授 Robert Perneczky 从惨痛的教训中学到了这一点。

2010 年，Perneczky 在脑脊液中分离出一种蛋白质，可用作阿尔茨海默病的生物标志物。Perneczky 的蛋白质有望显著提高疾病早期诊断的准确性。当他为了将他的发现商业化而接触学校的 TTO 时，他惊讶地发现他们并不感兴趣。他已经在一篇主要学术期刊上发表的论文中详细说明了他希望获得专利的内容。TTO 通知他，该发现现已进入公共领域。

临时专利保留了发明人从首先提出想法中获益的权利。

显然，完全保密不是受过学术训练的科学家的选择，他们重视并依赖同行的意见和投入。这就是为什么仅通过商业秘密来管理知识产权的常见做法对他们来说不是一个可行的策略。

为了避免这个陷阱，发明人应该将披露限制在主要结果或问题的描述上，并避免透露解决方案中涉及的每个步骤的信息。在披露要求（例如宽限期、披露哪些细节以及什么构成“创造性”）比美国更严格的国家，即使是这些部分披露也可能排除知识产权保护。

在所有情况下，我们都建议在进行任何形式的披露之前提交临时专利申请。为了安全起见，一些公司会在任何部分公开披露前几天（甚至几小时）提交临时专利申请。临时专利申请保留了发明人从首先提出想法中获益的权利，同时允许有时间进一步发展概念、产生更多结果并创建工作原型——可以添加到完整专利申请中的信息。如果确实发生了无意泄露，立即采取措施提交临时专利申请有助于保护知识产权。请记住，必须在 12 个月内提交完整的专利申请才能获得专利。

在企业研发背景下工作的科学家不太可能犯 Perneczky 的错误。至少，大公司有法律顾问和知识产权经理必须批准的标准审查做法、发布新发明信息的正式流程以及对员工的知识产权相关培训。但即便如此，无意中披露的可能性仍然存在，因为公司经常向潜在投资者、客户和供应商预览或演示他们的产品。雀巢用来保护其广受欢迎的 Nespresso 咖啡机的一项重要专利在英国被宣告无效，部分原因是该公司向比利时和瑞士的独家客户发送了 40 台测试机，但并未要求他们签署任何保密协议。这一疏忽为山寨咖啡胶囊打开了进入市场的大门。

当已故的史蒂夫·乔布斯 (Steve Jobs) 在 2007 年的产品发布会上展示 iPhone 的照片库回弹功能时，苹果公司也落入了这个陷阱。Apple 直到演示后五个月才在欧洲提交了该技术的专利申请，因此，德国法院于 2013 年宣布该专利无效。

陷阱二：忽视可监管性

工艺和方法创新难以保护。由于大多数公司的生产操作都是闭门进行的，因此通常无法判断产品是否是使用特定工艺技术制造的。这给了公司复制新方法或技术而不受惩罚的余地，并避免支付许可费。这就是罗伯特·卡恩斯和他的挡风玻璃刮水器技术所面临的问题。如果罗伯特卡恩斯能够更早地执行他的知识产权，那么结果很可能会大不相同。下载化学加APP到你手机，更加方便，更多收获。

理想情况下，发明人会将生产技术或方法的标记构建到产品本身中。一个典型的例子涉及一种从葡萄种植者丢弃的废物中提取类黄酮（一种存在于红酒、紫葡萄汁和其他提取物中的化合物，可以保护人类和动物免受心脏病发作）。该工艺的发明者找到了一种方法，可以为他们提取的黄酮类化合物提供独特的化学指纹，因此如果有人使用他们的工艺，对最终化合物进行简单的测试就会发现这一点。

保护流程创新知识产权的另一种方法是将流程转化为产品。与我们的 TTO 相关的一个发明团队提出了一种在体外研究干细胞的方法，同时模拟与体内条件相似的条件。尽管研究人员和生物技术公司的商业应用是显而易见的，但同样清楚的是，很难对未经许可使用该技术进行监管。发明人的解决方案是将该方法转变为可作为产品出售的套件。有了现成的产品，后续相关领域研究者就没有动力去制造自己的设备了。

如果标记产品和将过程转化为产品不是可行的选择，发明者还可以联系更大系统的生产商，看看他们的新过程是否可以根据许可嵌入到现有工具或平台中。这将监管责任转移给了上游生产商，这些生产商更有能力监管技术的使用。

Charles Mistretta 和他的研究团队采用了这种方法，他们在 2003 年开创了一种 3D 成像技术，可以捕获身体患病区域的多个实时图像并动态显示它们。新技术使医生能够看到阻塞的血管，即使是最细小的血管。为了将这一突破商业化，Mistretta 将这项技术授权给 GE Healthcare，后者将其整合到 MRI 机器中。

陷阱三：未能展示原创性

发明家通常以商业可用的工具和现有技术为基础，以产生比当前产品更有效、更具成本效益且更能满足最终用户需求的创新。但这种方法可能会限制发明者从他们的工作中获利的能力，因为创新必须是“新颖的”，对本领域技术人员来说“非显而易见”，并且包含重要的“创造性步骤”才能获得专利。2010 年，Philip Wyers 遇到了这种困境，当时他希望从玛斯特锁公司获得 900 万美元的赔偿，但法院裁定他发明的锁定机制（使用现有设计的简单重组）是显而易见的，结果破灭了。他的专利基于“常识”原则被宣告无效。

发明家可以通过在他们的创新中加入额外的专有特征来避免这种命运。如果修改导致最终产品性能显著提高，发明者将能够更有力地证明这些创新是非显而易见的。当在企业研发的背景下开发创新时，公司可以通过将标准工具和技术与现有的专有工件、算法或知识相结合来加强知识产权保护。如果与商业可用的工具和技术相比，这种组合带来了更优越的性能，那么公司就可以为其创新版本争取所有权。通过主动解决这一原创陷阱，发明人和公司为未来强有力的执法战略奠定了基础，以防其他人发起知识产权挑战。

想想 Jeffrey Percival 和他的研究伙伴所采用的方法，他们开发了 Star Tracker 5000，这是一种固定在太空火箭机头上的装置，通过将恒星保持在视野中来调整火箭在飞行过程中的高度。由于该追踪器依赖于现成的组件并采用标准生产技术，因此该设备比市场上唯一的同类替代品便宜得多——价格的近百分之一。但标准组件的使用也使其容易受到该发明缺乏独创性的指控。为了解决这个问题，Percival 的团队还在设备中嵌入了一种专有算法，用于快速传输它捕获的数字化图像，从而获得了这项发明的专利。

当然，对于大公司来说，将市售组件与专有组件结合起来更容易，因为它们通常有更多的选择余地。小公司和大学没有这种奢侈条件，因此，最好建议找到一个可以与他们合作进行改编的大型许可合作伙伴。

陷阱四：过度依赖已知科学

很少有发明依赖于基础科学的进步；大多数都利用了一组特定的输入和输出之间众所周知的因果关系。这一事实常常导致指责某项发明缺乏“创造性”。如果一开始不驳回知识产权索赔，竞争对手可能会质疑专利的有效性，将发明者拖入耗时且代价高昂的执法战。

如果发明人能够证明一项发明是对已知科学的新颖应用，他们就可以令人信服地回答此类指控。一位兽医教授的发明——一种用于切割和削马蹄的刀——提供了一个恰当的例子。这项发明并没有引入任何新科学，但它解决了一个问题——马蹄铁匠的腕管疲劳——市场上没有其他刀具专门设计来解决这个问题。

科学家还可以通过证明一项发明涉及材料的新颖应用来支持原创性声明。想想我们研究过的一位专注于海水淡化的发明家的工作。使用膜工艺和纳滤技术进行海水淡化的一般原理已广为人知。但通过将这些工艺与一种独特的材料——铁改性二氧化硅膜——相结合，发明人能够合理地宣称她的创新在海水淡化效率方面实现了质的飞跃。

在另一个特别引人注目的例子中，一组科学家开发了一种工具来改进微流体设备内的操作。该工具基于传统的移液技术，使用微型阀开关调节流体流量，使用户能够更有效地提取单个细胞或移动少量液体。阀门开关本身并不新颖，但将其放入微流体装置中的想法——极大地提高了工具的价值——以前从未有人做过。陷阱五：未确定最佳应用领域

当发明家解决大问题时，可以为核心发明设想许多新应用。潜在竞争对手经常使用公开信息（例如科学期刊中的文章或专利申请）来创建自己的应用程序。在某些情况下，这些竞争对手会围绕突破性创意最具吸引力的应用竖起专利围栏，即使它们与该创意背后的研发无关。

为防止这种情况，我们敦促发明者尽早确定最佳知识产权领域。如果他们仔细识别一项发明最有利可图的潜在应用并将资源集中在开发这些应用上，他们就可以提高公司研发投资的回报率。他们还应提交临时专利申请以保护开发工作。这使公司有一年的时间来完成研究并开发本发明最有益的应用。然而，临时申请是一把双刃剑：如果公司无法在一年内完成研究，那么其中包含的知识就会公开。因此，应该明智地使用该策略——例如，当可以准确预测结果并且应用程序适用于足够大的市场以值得冒险时。

在考虑划定哪个领域时，发明者需要超越他们自己的直接专业领域。

家禽科学家 Mark Cook 和微生物学家 Michael Pariza 就是一个很好的例子。尽管 Cook 研究的是鸡，Pariza 研究的是抗癌剂，但他们都在研究共轭亚油酸 (CLA)——一种具有多种有益营养特性的脂肪酸——其最有前途的商业应用超出了两人的研究专长领域。Cook 和 Pariza 发现 CLA 可以作为抗癌剂，可以治疗某些自身免疫性疾病，并且可以在减少身体脂肪的同时增加瘦肌肉。因此，它有可能成为一款轰动一时的健身产品。发明人与领先的运动训练和膳食补充剂制造商 EAS 签订了初步许可协议，同时提交了他们的临时专利申请。此后不久，其他营养品制造商寻求获得该技术的减肥特性许可。

陷阱六：管理不善造成归属不清

通过与来自一系列领域的专家进行对话和反馈，使研究得到改进。这就是为什么科学家们会参加展示最先进研究的会议和贸易展览会的原因。在这样的论坛上，专家们可以从他们学科内外的学者那里了解新的想法和研究。开源（ Open-source）平台提供了同样的机会来分享想法和获得反馈。

在管理归属时，发明人应该区分创造性步骤和在监督下完成的工作。但是这种部分众包的过程可能会让人很难弄清楚该把什么归功于谁。使事情复杂化的是，科学家们往往过于慷慨地分享功劳。我们所知道的一位研究胰岛素抵抗动物模型的发明家将他的技术人员列为共同发明人，他说如果没有她，这项工作就无法完成。他也是因为在一次会议上得到了另一位教授的建议，才开始从事这方面的工作，他认为教授也应该从中分一杯羹。问题在于，当发明的信用广泛分散时，投资于商业应用开发对公司的吸引力就会降低。

我们建议发明家明确区分创造性步骤（做出原始猜想）和在监督下完成的工作。虽然敬业的技术人员应该获得一些金钱回报，但除非他们在创造性方面发挥了作用，否则不应将发明归功于他们。

当然，必须给予应有的信任。以设计安全-套管针的 InBae Yoon 为例，这是一种在内窥镜手术过程中减少对内脏器官伤害的装置。1985 年，他作为设备的唯一发明人获得了一项美国专利，随后将该技术独家授权给 Ethicon。1989 年 Ethicon 发现竞争对手 US Surgical 侵犯了该专利并提起诉讼。突破性科学很少作为单独的努力出现，安全-套管针也不例外。为了开发它，Yoon 与电子技术员 Young Jae Choi 合作。虽然 Choi 为产品开发做出了贡献，但 Yoon 并没有为此付出报酬，他们的工作关系在项目完成之前就结束了。随着法庭诉讼的进行，US Surgical 了解到 Choi 之前的参与，联系了他，并于 1992 年采取措施纠正 Yoon 提交的原始专利的发明人身份。在获得 Choi 对该技术的部分所有权后，US Surgical 与他签订了单独的独家许可协议。法院随后于 1998 年裁定 US Surgical 合法地追溯使用了该专利；Ethicon 败诉，上诉被驳回。

公司通常更容易给予过少的信任而不是过多的信任，因为他们从权力的位置开始：雇员发明者没有自动分享发明商业化回报的权利。但这并不意味着公司可以忽视分享信用的问题，即使是对于内部衍生的发明也是如此，因为研究科学家通常从广泛的同事网络中汲取灵感，而这种网络往往延伸到公司之外。在联盟和合资企业之间轮换科学家的公司需要特别注意对创造性步骤的认可，并应与所有相关方分享奖励。

可以采取哪些步骤来避免归因问题？首先，有关知识产权所有权的协议应在开始商业开发之前正式确定。请记住，关于此类协议应如何构建以及应包含哪些细节，各国的法律各不相同。例如，在许多欧洲国家/地区，公司有法律义务奖励员工在工作中产生的发明。必须记录发明是如何创造的以及谁参与了这项发明——例如，实验室记录、日记或日志文件。在Ethicon案中，在Yoon申请专利时提交的文件中发现了Choi的笔迹，支持了Choi是共同发明人的说法。当其他发明家对有前途的发现提出索赔时，此类预防措施可以防止并发症。

陷阱七：落入资助者的控制

尽管某些概念可能会在预算有限的情况下开发出来，但其他概念则需要大量投资才能得到充分验证并为商业化定位。当需要外部资金时，创新者会高度依赖他们的资源提供者。

资金获取——当投资者对知识产权提出索赔时——对于与大公司结成联盟和股权合作伙伴关系的小型研发公司来说尤其是一个问题。我们遇到的一个研究团队开发了一种在燃料喷射之前在线裂化汽油和柴油的新方法，以实现更高的燃烧效率。发明者需要资金来测试这项技术。一家大型汽车公司对这项技术很感兴趣，但这项投资可能会附加 IP 条件。

在这种情况下，发明人应该在申请资助之前提交临时专利申请，因为这将确立他们对发明的权利要求，明确任何资助都是为了产生数据、结果和原型，这些在申请中已经概述。临时申请，这加强了发明人在随后的商业化决策中的地位，并且由于最近美国专利法的变化而变得尤为重要。当然，任何谈判都需要让步。例如，可以向资助者提供诸如免版税使用技术和从许可中获得的一小部分收入等好处。以这种方式构建的协议隐含地承认了发明人的优先权。

结语

从干细胞到替代能源生产，我们生活在一个技术创新的时代。但很多时候，我们的科学家并没有从他们的发现中获得经济回报，有时甚至无法成功地将具有巨大社会效益潜力的创新商业化。使用文中概述的策略，科学家可以更好地开发创新想法并实现商业化。

原文作者：

Reddi Kotha 新加坡管理大学李光前商学院教授；

Oliver Alexy 德国慕尼黑工业大学创业研究院教授；

Phillip H. Kim 巴布森学院教授。